Роспатент отказал в жалобе "Макдоналдса" на регистрацию бренда "С пылу, с жару"

25 октября 2012 года

Коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения "Макдоналдса" на регистрацию бренда "С пылу, с жару" на ООО "Лина", говорится в сообщении патентного ведомства, имеющемся в распоряжении РАПСИ.

По мнению "Макдоналдса", товарный знак "С пылу, с жару" представляет собой устойчивое словосочетание, фразеологизм, используемый в русском языке на протяжении столетий.

В заявлении также отмечается, что лицо, подавшее возражение (компания "Макдоналдс"), начало использовать словосочетание "С пылу, с жару" в виде качественной характеристики своих товаров до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака компанией "Лина".

Кроме того, факт отсутствия различительной способности у словосочетания "С пылу, с жару" подтверждался судами по судебному спору между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, говорится в возражении.

СПОР ЗА БРЕНД

Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ в апреле запретил "Макдоналдсу" использовать бренд "С пылу, с жару" для товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - кофе, чай, какао, хлебобулочные, кондитерские изделия и т.д., сообщил РАПСИ представитель суда.

В части остальных требований правообладателя ООО "Лина" - о взыскании 1 миллиона рублей компенсации за незаконное использование словесного товарного знака - дело направлено на новое рассмотрение в арбитраж Москвы.

Тем самым надзорная инстанция удовлетворила заявление истца ООО "Лина" об отмене судебных актов трех нижестоящих судов.

ИСТОРИЯ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ

Арбитражный суд Москвы 5 марта 2011 года отказал в удовлетворении иска ООО "Лина". Девятый арбитражный апелляционный суд 24 мая 2011 года и Федеральный арбитражный суд Московского округа 8 сентября 2011 года решение суда первой инстанции оставили без изменения.

Как установлено судами, компания "Лина" является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак "С пылу с жару" в отношении товаров 30-го класса МКТУ - блины; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия пирожковые.

Установив факт продажи ответчиком 11 июня 2010 года сандвича, маркированного наряду с товарными знаками ответчика "Вот что я люблю", "Биг тейсти" и стилизованной буквы "М" товарным знаком истца в виде словесного обозначения "С пылу с жару", компания "Лина" обратилась к "Макдоналдсу" с требованием о прекращении нарушения его исключительных прав. Однако ответчик не признал требование истца, что и послужило причиной обращения в суд.

ПОЗИЦИЯ СУДОВ

Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из отсутствия факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак.

Суды указали, что у товарного знака "С пылу, с жару" отсутствует различительная способность, поскольку данное словесное обозначение является фразеологизмом, устойчивым общераспространенным выражением, характеризующим качество и свойства товара.

Также было установлено, что обозначение "С пылу, с жару" выполнено мелким шрифтом и размещается ответчиком на боковой стороне упаковки сандвича с 2008 года, то есть, до даты приоритета товарного знака истца. Кроме того, на упаковках товара размещены охраняемые элементы товарных знаков "Вот что я люблю" и "Биг тейсти", правообладателем которых является ответчик, и которые обладают высокой различительной способностью и являются доминирующими на упаковке.

Суды пришли к выводу об использовании компанией "Макдоналдс" спорного обозначения с целью описания свойств своего товара как горячего и свежеизготовленного без намерения использовать чужой товарный знак для продвижения своего товара. В решении суда первой инстанции отмечается, что использование ответчиком товарного знака истца не приводит потребителей к смешению товаров и их производителей, поэтому не является правонарушением.

Спорное обозначение используется ответчиком на упаковке товара неоднородного с товарами истца, в отношении которых зарегистрирован товарный знак в виде обозначения "С пылу с жару", поскольку сандвичи не могут быть отнесены ни к одному из видов продукции, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

КОЛЛЕГИЯ ВАС

В определении коллегии судей ВАС о передаче дела в президиум суда отмечается, что судами не учтено следующее.

Словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (фонетический, графический, смысловой).

Из противопоставляемых обозначений следует, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно словесному товарному знаку истца, поскольку совпадает с ним во всех перечисленных элементах.

Между тем, суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке иных обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при тождественности противопоставляемых обозначений.

Это, по мнению коллегии судей, не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения.

Таким образом, суды неправильно применили пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ к правоотношениям сторон и устанавливали наличие вероятности смешения используемого ответчиком обозначения, тождественного товарному знаку истца.

Суды не дали правовой оценки однородности товаров в их совокупности, ограничившись формальным указанием на то обстоятельство, что товарный знак истца не зарегистрирован в отношении сандвичей, и признав, что товары изготавливаются из разных ингредиентов.

Между тем, сравниваемые товары относятся к одному роду - продукты питания, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

Поскольку в судебных актах отсутствует вывод о злоупотреблении правом со стороны истца при госрегистрации его товарного знака и в материалах дела такие доказательства отсутствуют, суд не вправе был отказать истцу в защите исключительного права на товарный знак по мотиву неправомерности его регистрации, считает коллегия судей.